DAÑO POR VIOLACIÓN AL SECRETO EMPRESARIAL EN COLOMBIA: JURISPRUDENCIA DE LA SIC, PARTE II

Publicado en por Catalina

2.    Fallas probatorias a la hora de demostrar la violación al secreto empresarial

 

Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Sentencia No. 006. Bogotá, veintidós (22) de octubre de dos mil ocho (2008). Radicación No. 03102960

 

Partes:

Demandante: RAFAEL OSPINA BOTACHE.

Demandada: RAOS LTDA.

El señor Rafael  Ospina Botache obrando en calidad de propietario del establecimiento de comercio RICAS ACHIRAS DEL HUILA, formuló contra de la sociedad RAOS  LTDA, por la presunta comisión de los actos de competencia desleal descritos en la Ley 256 de 1996, específicamente los tipificados en los artículos  10, 12, 13, 15 y 16.

 

El 15 de enero de 2003 vinculó a su establecimiento de comercio, mediante contrato individual de trabajo a término fijo e inferior a un año, a los señoresFERNANDO OSPINA PULECIO y YANIRA OSPINA PULECIO en el área de producción y fabricación de achiras. Tal convenio, según decir del demandante, contenían una cláusula de reserva de secretos industriales que buscaba proteger el proceso de fabricación de achiras, a partir de una fórmula mejorada con la cual el accionante comercializa su producto hace más de 12 años, “motivo por el cual a modo de secreto de propiedad industrial”, nadie que pertenezca a esa área se ha podido vincular sin la firma del mencionado contrato (Sentencia, 2008).

 

El actor expresó que los demandados ganaron la confianza suya, luego copiaron la fórmula con el fin de reproducirla en beneficio de ellos. Además se tomaron unos meses para averiguar el listado de clientes, para luego renunciar a sus empleos.

 

De esta forma, usurparon el secreto industrial, fabricaron el producto con la fórmula mejorada del actor y constituyeron la sociedad RAOS Ltda. El objeto social de dicha sociedad es la fabricación, producción y distribución, así como importación y exportación, venta al por mayor y al detal de productos alimenticios. La mencionada sociedad comenzó a reproducir la fórmula de las achiras y a comercializarlas. Al momento de comercializarlas se dirigieron a los mismos clientes del señor Ospina Botache, sosteniéndoles a los clientes que era la misma achira producida por Ospina Botache.

 

Estudio del acto de violación de secretos industriales:

La normativa vigente que tutela este derecho son la ley 256 de 1996, en su artículo 16, y la Decisión 486 de 2000, en sus artículos 260 y 262. En estas normas se establecen los requisitos del secreto, así como los eventos de violación al mismo.

 

  1. La existencia de un secreto industrial o de cualquier otra clase de secreto empresarial.
  2. Que dicho secreto haya sido divulgado o explotado por un tercero que accedió a éste legítimamente pero con deber de reserva, o que accedió a éste ilegítimamente a consecuencia de la adquisición del secreto por medio de espionaje, procedimientos análogos, o como consecuencia de la violación de normas jurídicas; y
  3. Que la divulgación o explotación del secreto se haya realizado sin autorización de su titular (Sentencia, 2008).

 

Frente al concepto de secreto industrial o empresarial, deben cumplirse unas condiciones:

 

  1. Verificarse la existencia de un conocimiento que verse sobre cosas, procedimientos, hechos, actividades y cuestiones similares;
  2. Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado, porque sus titulares han optado voluntariamente por no hacerlo accesible a terceros;
  3. Que dicho secreto recaiga sobre procedimientos o experiencias industriales o comerciales, o esté relacionado con la actividad de la empresa o su parte organizativa;
  4. Que los titulares del secreto tengan voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para ello; y,
  5. Que la información tenga "un valor comercial, efectivo o potencial, en el sentido que su conocimiento, utilización o posesión permita una ganancia, ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la conocen"  (Sentencia, 2008).

 

Al entrar en el estudio del caso en cuestión, basándose el despacho en los presupuestos antes mencionados, se observa que de los hechos allegados al proceso no se puede advertir que la existencia del secreto empresarial, el deber de reserva por parte de un tercero o de un ex empleado y la violación de éste, estén acreditadas. El actor no demostró el secreto cuya violación denuncia. Así como tampoco demostró que los señores Ospina Pulecio, socios de la demandada, efectivamente tuvieran un deber de guardar reserva en relación con la fórmula especial de las achiras.

 

Es decir, el señor Ospina Botache incumplió su deber dentro del proceso de probar las alegaciones que afirmaba (Artículo 177 del código de procedimiento civil).

 

Haciendo la abstracción mental y construyendo el caso hipotético sobre el hecho de que los socios de la demandada estuvieron trabajando en la fabricación y comercialización de productos de achira, y por eso hay un indicio de violación al secreto. Este solo supuesto no lleva a suponer la existencia de un secreto industrial o comercial, y tampoco se puede inferir el deber de reserva frente a la fórmula.

 

Por la carencia probatorio del proceso es imposible estimar el conocimiento que los señores Ospina Pulecio pudieran o no obtener cuando trabajaban para el actor.

 

En consecuencia, el despacho niega todas las pretensiones de la demanda.

 

 

 

4.    Acuerdos de confidencialidad y de exclusividad.

 

Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Sentencia No. 11.Bogotá, 11 de marzo de 2011. Expediente 05027040

 

Partes:

Demandante: Sanval Ltda. y María Consuelo Sánchez Rey

Demandado: Soluciones Integrales para el Concreto Ltda. y Alpinismo Urbano E.U.

 

El proceso se presenta porque Sanval Ltda. y María Consuelo Sánchez Rey invocaron ser distribuidores exclusivos para Colombia del producto Nycon[1]. Su proveedor en el exterior Nycon Inc. les hizo entrega de folletos, “brochure, fichas técnicas, ensayos de laboratorio, artículos técnicos, investigaciones de resistencia del producto, etc” (Sentencia, 2011), en los cuales se describían las características físicas y técnicas que sirvieron como soporte para la comercialización del referido producto.

 

La actora informa que en octubre de 2002 vinculó a su empresa al señor José María Barrios Varón, para que se dedicara de manera exclusiva a la promoción y venta del producto Nycon. Agregó que esa relación surgió por recomendación de la sociedad Alpinismo Urbano E.U., con quien la actora sostenía relaciones comerciales.

 

Según la actora, el señor Jose María Barrios Varón tuvo acceso tanto a la información técnica, como a los comités comerciales realizados por la sociedad mercantil, y debido a que pretendió entablar una relación comercial directa con los proveedores de Sanval Ltda., por lo que Sanval Ltda. se vio en la necesidad de desvincularlo en agosto de 2003.

 

Gracias a la información adquirida por Barrios Varón, en octubre de 2003 Carlos Eduardo Torres (representante legal de Alpinismo Urbano E.U.), Humberto Duarte Angarita y Camilo Barrios Von Hale –hijo del señor José María Barrios Varón- constituyeron la sociedad Soluciones Integrales para el Concreto Ltda. a través de la cual comenzaron a distribuir “Supernylon 6”, producto que, además de tener una presentación similar al distribuido por la accionante, servía para el refuerzo de la construcción.

 

El señor José María Barrios Varón asesora a las sociedades demandadas, a Alpinismo Urbano E.U. en materia de mantenimiento e impermeabilización de edificios y casas y, en general, en temas relacionados con el objeto social de la compañía. Respecto de Soluciones Integrales para el Concreto, el mencionado señor es asesor técnico y recibe comisiones sobre ventas.

 

Se pregunta la Superintendencia de Industria y Comercio por el problema jurídico que enfrenta.

El problema jurídico consiste en “determinar si un ex empleado que ha tenido acceso a la información de un determinado producto (documentos técnicos, características, propiedades físicas), proveedores en el exterior y bases de datos de clientes, para luego competir directamente con su antiguo patrono a través una sociedad mercantil dedicada al mismo objeto social, incurre en los actos de competencia desleal invocados (Sentencia, 2011).

 

 En las pretensiones se les endilgan haber cometido actos de competencia desleal consagrados en los artículos 7, 8, 10 al 18 de la ley 256 de 1996.  

 

Frente al tema específico del artículo 16 de la ley 256 de 1996, es decir, violación a secretos empresariales, valora la Superintendencia de la siguiente manera:

Expresa la Superintendencia que aunque la actora afirma que la sociedad demandada incurrió en conductas de competencia desleal tipificados en los artículos 16 y 17 de la ley 256, es necesario precisar que no se encuentran acreditados los fundamentos fácticos que originan dichas conductas. Respecto de la violación al secreto empresarial no hay pruebas que demuestren el acceso del señor José María Barrios Varón a información que se calificase como secreta.  Respecto a que Soluciones Integrales para el Concreto Ltda. y Alpinismo Urbano E.U hayan logrado efectivamente inducir a la terminación de contratos de la actora, sea en relación con sus trabajadores, proveedores, clientes, no se puede tener como probado en el proceso, porque se indicó en la demanda principal, que fue Sanval Ltda. quién terminó la relación comercial con Barrios Varón.

 

Así las cosas, considera el despacho, fundamentándose en la doctrina extranjera, que no es cualquier tipo de norma vulnerada la que tipifica la conducta que se estudia. Las conductas tipificarían una acto de competencia desleal son las que regulan el comportamiento concurrencial de los competidores ya que es de estas que surge la igualdad de los agentes en el mercado.

 

Es obligación de la parte actora determinar la norma que se considera violada, probar su infracción y demostrar cómo por esa vulneración del otro agente del mercado, éste obtuvo un provecho, que no hubiera logrado en condiciones regulares.

 

La Superintendencia de Industria y Comercio decide desestimar todas las pretensiones de la demandada contra la demandante.

 

El punto a notar es que la violación de secretos empresariales no se dio, porque no se probó que el señor Barrios Varón hubiera tenido acceso a información secreta. Información secreta según los requisitos de ley para que una información se pueda calificar de tal. Sin embargo, si la actora considera esta información como reservada, secreta u oculta, debería establecer cláusulas de confidencialidad en los contratos con sus vendedores, ya que éstos entran en contacto con una gran cantidad de información que hasta el momento de esta decisión, está desprotegida.

 

Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Sentencia No. 003. Bogotá, diez (10) de febrero de dos mil once (2011). Expediente 06070677

 

Partes:

Demandante: Distribuidora Comercial Patria Ltda.

Demandado: Medina Inox S.C.S., Carlos Arturo Medina Sierra y Luz Amparo Gualy Ceballos.

 

El 12 de octubre de 2000 Angelcom S.A. y Distribuidora Comercial Patria Ltda. celebraron un contrato con base en el cual esta sociedad se obligó a fabricar y suministrarle a aquella barreras de control de acceso de pasajeros a los portales del sistema, incluyendo sus elementos mecánicos y electrónicos, así como el mueble en el que los mismos se encuentran montados (Sentencia, 2011).

 

La actora, en desarrollo de un contrató que celebró con Angelcom S.A. para la fabricación de barreras de control de acceso para el sistema de transporte Transmilenio, el 19 de octubre de 2000, contrató a la demandada para que ésta fabricara los muebles de las barreras y ensamblara en dichos muebles los elementos mecánicos y electrónicos del producto. Con este propósito la actora le entregó a la demandada los modelos del mueble, y pactaron un acuerdo de confidencialidad.  El acuerdo de confidencialidad consistía en una vez cumplida la obligación contractual de la demandada, ésta debía devolver o destruir la información confidencial suministrada por la actora.

 

En el mes de diciembre de 2001 las partes terminaron el contrato de fabricación de muebles, pero solo se liquidó el 15 de mayo de 2002, por desacuerdos entre partes. Hasta esta fecha, la demandada no había cumplido con el acuerdo de confidencialidad.

 

Según la actora, la demandada incumplió el acuerdo de confidencialidad para fabricar los muebles directamente a Angelcom S.A. Así indujo a ruptura contractual, usurpación de clientela, compuesta concretamente por las sociedades Sistemas Asesorías y Redes S.A. y LSI Ingeniería Electrónica Ltda., así como para desacreditarla en el mercado.

 

La actora informó que solo hasta el 13 de de octubre de 2005 se enteró de la conducta desleal denunciada, cuando se practicó una inspección judicial en desarrollo de una prueba anticipada llevada a cabo en las instalaciones de Medina Inox S.C.S.

 

Durante el desarrollo de la fase II del sistema de transporte Transmilenio la Unión Temporal Fase II (de la que hace parte Angelcom S.A.) y Sistemas Asesorías y Redes S.A. se abstuvieron de contratar con la actora, Distribuidora Comercial Patria Ltda., por los problemas de calidad en lo relacionado con los elementos mecánicos, elaborados por ésta.

 

Entre el 26 de marzo de 2002 y el 14 de julio de 2006, en el marco de la fase II de Transmilenio, Sistemas Asesorías y Redes S.A. contrató a Medina Inox S.C.S. para llevar a cabo la actualización y mantenimiento de las barreras de control de acceso que ya estaban operando en el sistema de transporte Transmilenio y para fabricar y suministrar nuevos muebles para el señalado producto (Sentencia, 2011).

 

Análisis de la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo en relación con la prescripción extintiva, propuesta por la demandada.

El artículo 23 de la ley 256 de 2995 establece dos (2) tipos de prescripciones: la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria prescribe a los dos (2) años desde el momento en que el legitimado tuvo el conocimiento de los actos de competencia desleal. La extraordinaria se cuenta tres (3) años a partir de la ocurrencia del hecho constitutivo de competencia desleal.

 

El término de prescripción extraordinaria de la acción de competencia desleal comienza a correr desde del momento en que se inició la ejecución del acto en cuestión, sea o no de carácter continuado, pues es a partir de ese preciso instante cuando el afectado con la conducta tachada de desleal puede ejercitar la acción que se viene comentando (Sentencia , 2011).

 

Por lo anterior, se configuró el fenómeno extintivo en estudio en su modalidad extraordinaria, pues entre el momento en que se iniciaron los actos tachados como desleales y la fecha de presentación de la demanda que marcó el inicio de este proceso transcurrieron más de los tres años establecidos en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996.

 

Asevera el tribunal, que no solo la acción de la actora está prescrita, sino que no demostró los supuestos fácticos de sus alegaciones como lo fueron violación por actos desleales de desviación de la clientela, confusión, imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual y vulneración a la prohibición general.

 

La Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo no hace mención al acuerdo de confidencialidad entre las partes. Lastimosamente el despacho no hace mención al acuerdo de confidencialidad, pero éste es clave a la hora de tomar medidas razonables para proteger el secreto empresarial.

Capítulo II

 

Observaciones y comentarios

 

La primera observación a la que se puede fácilmente llegar es el hecho de que hay un gran desconocimiento sobre el secreto industrial, sobre su concepto, sobre sus requisitos y sobre las condiciones en Colombia para que se presente efectivamente un acto violatorio del secreto industrial.

 

Se encuentra además, un problema grave en los litigantes sobre el tema, que presentan lo que consideran secreto industrial y por el hecho de que una persona haya trabajado con el titular del secreto, piensan que se presume el daño, el nexo causal y los perjuicios. Situación que en responsabilidad civil no es así. Tienen que probar, primero la existencia del secreto, segundo que fue usurpado por un tercero y lo ha divulgado o explotado para su beneficio, luego establecer si efectivamente por este actuar del tercero se presenta daños o perjuicios para el demandante.

 

La primera falla probatoria que se observó es la incapacidad de probar que existe un secreto industrial.

 

Ahora bien, comparando los criterios de la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo a la hora de falla sobre el tema de secretos empresariales se evidencia una gran protección a la libre empresa, libre competencia y concurrencia en el mercado, a la libertad de oficio, en pro del consumidor final.

 

En este estado de cosas, se puede vislumbrar que el mejor remedio para evitar perjuicios por violación al secreto empresarial son los acuerdos de confidencialidad y cláusulas penales que estimen de antemano el perjuicio de usurparse el secreto empresarial: divulgarlo o explotarlo, modificando las condiciones normales del mercado para la concurrencia de este agente transgresor.   

 

 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

 

Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Sentencia No. 012, del 11 de marzo de 2011. Expediente 03081969. Recuperado de internet el 08 de junio de 2011.http://www.sic.gov.co/index.php?idcategoria=18622&ts=aff82e881075d9c1ec306f86ae15c833

 

 

Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Sentencia 18, del 20 de octubre de 2010. Expediente 04120579. Recuperado el 08 de junio de 2011.

http://www.sic.gov.co/archivo_descarga.php?idcategoria=18654

 

 

Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Sentencia No. 16, del 13 de octubre de 2010. Expediente 0304478. Recuperado de internet el 09 de junio de 2011.

http://www.sic.gov.co/archivo_descarga.php?idcategoria=18650

 

 

Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Resolución No. 11090, del 29 de abril de 2003. Radicación 01094378. Recuperado de internet el 07 de junio de 2011.

http://www.sic.gov.co/archivo_descarga.php?idcategoria=18898

 

 

Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Sentencia No. 05, del 03 de abril de 2006. Expediente 04091692. Recuperado de internet el 09 de junio de 2011.

http://www.sic.gov.co/archivo_descarga.php?idcategoria=18794

 

 

Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Sentencia No. 006, del 22 de octubre de 2008. Radicación 03102960. Recuperado de internet el 09 de junio de 2011.

http://www.sic.gov.co/archivo_descarga.php?idcategoria=18747

 

 

Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Sentencia No. 11, del 11 de marzo de 2011. Expediente 05027040. Recuperado de internet el 07 de junio de 2011. 

http://www.sic.gov.co/archivo_descarga.php?idcategoria=20804

 

Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Sentencia No. 003, del 10 de febrero de 2011. Expediente 06070677. Recuperado de internet el 08 de junio de 2011.

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Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Sentencia No. 006, del 22 de octubre de 2008. Radicación 03102960. Recuperado de internet el 09 de junio de 2011.

http://www.sic.gov.co/archivo_descarga.php?idcategoria=18747

 

 


[1] Nombre comercial del producto Caprolan RC Nylon

 


[1] SIC: Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo de Colombia

[2] El chicle “Tumix” lo fabrica Confites Ecuatorianos C.A. y los distribuye en Colombia Confitecol S.A. 

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