Los criterios jurisprudenciales para determinar el daño cuando se viola el secreto empresarial: E.U.

Publicado en por Catalina

El tema de este artículo se reduce a exponer las posiciones que ha asumido la jurisprudencia sobre la protección a los secretos comerciales y/o empresariales en Estados Unidos y en España. Enfocándose sobre el punto eje del problema, el elemento daño.

 

No se expondrán posturas o decisiones penales, administrativas, fiscales referentes a la protección de secretos empresariales o comerciales. Solo se presentará jurisprudencia, doctrina y en general, tendencias de Estados Unidos.

 

Se explican las dos posturas más relevantes en los Estados Unidos a través de algunas decisiones judiciales. Posturas que se reducen a dos corrientes: una que favorece la movilidad laboral, y la que favorece la protección a la industria tutelando los secretos empresariales y/o comerciales.

  

ESTADOS UNIDOS

El tratamiento sobre la protección a secretos empresariales o comerciales en la  jurisprudencia estadounidense se ha centrado en el problema desde una perspectiva laboral. Es decir, se sitúa en el caso que se reclama protección al secreto comercial por un lado, y la movilidad laboral del trabajador por el otro.

 

En los Estados Unidos se debate jurisprudencialmente entre dos posiciones, una la de la doctrina de la revelación inevitable, y la otra libertad y movilidad laboral.

 

La doctrina de la revelación inevitable permite a un propietario de secreto empresarial o comercial – un empleador- de detener (prevenir) que  un antiguo empleado se vaya a trabajar para un competidor de la industria; si puede demostrar que los deberes en el nuevo cargo se basarán en conocimientos sobre secretos comerciales del antiguo empleador. La doctrina se aplica aun si el antiguo empleador no pudo probar que el empleado tomó o se apropió indebidamente de información de los secretos o amenazó con usar esa información constitutiva de secreto comercial. Y la doctrina permite a un antiguo empleador obtener una orden judicial para prohibir la vinculación laboral, no solo el uso de los secretos.

 

El caso hito sobre el tema de la doctrina de la revelación inevitable es el famoso Pepsico contra Redmond en 1995. Pepsi demanda a Redmond, su antiguo administrador de la región de California, que había aceptado un cargo similar en Quaker, empresa que hace Gatorade.

Pepsi argumenta que Redmond memorizó información acerca de Pepsi: sus planes de ataque y arquitectura, información que él revelaría de forma no intencional (sin malicia), porque era un conocimiento necesario para realizar sus deberes en Quaker.

La Corte razona que el hecho de que Redmond revele el secreto es inevitable, y determinó su mala fe de la siguiente manera:

Redmond no comunicó su cambio de trabajo y mintió sobre las circunstancias.

De esta manera no se podía confiar en que Redmond guardara el secreto.  

 

Lo que quiere decir, según el caso Pepsi, que a un trabajador le podrían prohibir trabajar aun en la ausencia de un acuerdo o un pacto de no competencia, y en la ausencia de malversación o apropiación indebida (misappropiation) del secreto comercial. El caso Pepsi contra Redmond parece haber creado un “camino imperceptible por la negociación del poder, que puede ser un arma muy poderosa en las manos de un empleador”.

 

Por ejemplo en Nueva York, sus cortes estatales y federales aplican la doctrina de la revelación inevitable en situaciones, en las cuales el empleado del demandante ha ocupado cargos de alto nivel con su antiguo empleador y ha tenido acceso a información sobre secretos empresariales, entre otros factores. (Papermaster could further expand use of inevitable disclosure doctrine as ppeard in the New York law Journal. 1 de febrero de 2009. Altieri, P.L, Clark, D. J). Y Earthweb inc. contra Schlack.

 

Otros factores como los siguientes:

Los empleadores están en directa competencia proveyendo el mismo servicio o producto, o un servicio o producto muy similar.

El nuevo cargo o posición del empleado es casi idéntica al anterior, de manera que no pueda esperarse que él cumpla a cabalidad con las funciones y deberes de su nuevo cargo sin utilizar los secretos empresariales de su antiguo empleador.

El secreto comercial o empresarial en cuestión es muy valioso para ambos empleadores.

La naturaleza de la industria y sus secretos comerciales.

 

En el caso Marietta Corp contra Fairhurst se dice: “…La Suprema Corte adoptó una definición extremadamente amplia de “secreto comercial” así de abarcar casi todos los documentos confidenciales de negocios…”

 

Si la información en disputa es por ser confidencial y de propiedad del demandante, la propiedad se eleva al nivel de secreto comercial, dependiendo del análisis del Restatement of Torts (Estatuto de acciones civiles por responsabilidad civil), y los meros conocimientos sobre lo intrincado del negocio no es suficiente. Si un demandado no está restringido por un acuerdo de no competencia, las cortes de Nueva York han mantenido que la doctrina (de la revelación inevitable) es desfavorable, y será aplicada para prevenir que el antiguo empleado labore para un competidor solo si es evidente una malversación (apropiación y uso indebido) de los secretos por ese empleado.

 

En el caso Doubleclick Inc. contra Henderson se previno que los demandados lanzaran su propia compañía o que trabajaran para un competidor durante seis meses, fundamentándose en la evidencia de malversación (misappropriation) de secretos comerciales, aunada a la alta probabilidad de revelación inevitable.

 

Es decir, la posición de la corte descansa sobre la evidencia de los demandados respecto del hurto de secretos comerciales y del incumplimiento del deber fiduciario. En casos en los que no se presentan hurtos de secretos comerciales, a la corte se le pide principalmente que obligue al empleado a respetar un pacto restrictivo (implied-in-fact-covenant) frente a su antiguo empleador, y limitar  su posibilidad de empleo. Lo que quiere decir, un pacto o acuerdo al que se acepta por conductas concluyentes y no verbales.  

 

La doctrina de la revelación inevitable se fundamenta en los pactos restrictivos entre empleador – empleado, aunque hay casos en los cuales las cortes han concedido la orden judicial de prohibición, evitando que se emplee un antiguo trabajador con un competidor sin presentación de evidencia real de la indebida apropiación del secreto o de su malversación. Este es el caso Payment Alliance International Inc. contra Ferreira.

 

Así las cosas, el caso más reciente que ha generado muchos comentarios por su aplicación de la doctrina de la revelación inevitable es el de IBM contra Papermaster.  

 

La reciente decisión en el caso IBM contra el Señor Papermaster de la corte del distrito sur de Nueva York va más allá de los casos Ferreira, Batra y Lumex, no solo concediendo el mandato judicial de prohibición de emplearse con un competidor, de IBM contra Mark D. Papermaster, sin que IBM presentara evidencia cierta de apropiación indebida (malversación). La corte basó su hallazgo de daño irreparable mayormente en la probabilidad de revelación “inadvertida” por parte del Señor Papermaster y por el reconocimiento por parte suya (de Papermaster) en su contrato laboral con IBM de una cláusula que establecía que IBM sufriría un daño irreparable si él (Papermaster) rompiera (violara) el acuerdo de no competencia.

La decisión llama la atención por la forma en la cual IBM satisfizo el requisito de probar el daño irreparable, entre otros. Algunos extractos de la decisión:

“Porque el aporte del Señor Papermaster ha sido incalculable con algunas de las tecnologías y estrategias secretas de IBM más cruciales y mejor guardadas, no es un gran salto para la corte encontrar que el acusado ha de mostrar probabilidad de daño irreparable.

Es probable que el Señor Papermaster inevitablemente vaya a inspirarse y basarse en su experiencia y pericia en los microprocesadores y la arquitectura “Power”, la cual ganó en sus muchos años de trabajo en IBM, la cual Apple encuentra tan impresionante como para asegurarse que iPod y iPhone sean compatibles con la mejor tecnología de microprocesadores disponible y a menor costo.

Dos hechos hacen más probable el daño irreparable para IBM:

Primero, Papermaster ha reconocido que IBM sufriría daño irreparable si él (Papermaster) violaba el acuerdo de no competencia. Lo cierto es que ninguna autoridad podría decir que esa cláusula le da derecho al demandante de reclamar un daño irreparable per se, pero lo explícito en la cláusula del acuerdo y el sentido común indican que IBM sufrirá un daño irreparable por la revelación de información tecnológica importante y de información de su propiedad que Papermaster tiene en su cabeza.

El segundo punto crucial que demuestra la probabilidad de amenaza contra IBM por parte de Papermaster es su nuevo trabajo en Apple. El nuevo trabajo consiste en comprar el P.A. Semi, a consecuencia de la decisión inicial de no contratar a Papermaster para que dirigiera la división iPod/iPhone. Varios meses después, Apple, por razones que el Señor Papermaster no ha explicado, cambió de parecer acerca de las credenciales del Señor Papermaster y lo contrató para dirigir la división iPod/iPhone.

 

Según la corte el daño irreparable es más probable que se derive de una revelación inadvertida de secretos comerciales de IBM. Es decir, la corte se pregunta, ¿qué otra base de know how técnico podría usar o basarse el Señor Papermaster para ejecutar las obligaciones de su nuevo e importante trabajo?

Así, mientras la corte no encuentra malicia (ill-will) en el actuar de Papermaster, si encuentra que es probable una revelación inevitable o inclusive revelación inadvertida por parte de Papermaster, lo cual es suficiente para establecer un riesgo cierto de daño irreparable a IBM.

La posición de la corte es que tal revelación, a pesar de todo, era inevitable, sentando esto en gran parte en su conclusión de que la revelación inadvertida podría ocurrir sobre la polémica tesis de que en el acuerdo de no competencia suscrito entre Papermaster e IBM se estableció que él (Papermaster) aceptó que IBM sufriría daño irreparable si él trabajaba para un competidor.   

 

Pero no todos los estados de los Estados Unidos aceptan y aplican la doctrina de la revelación inevitable. Este es el caso de California, Florida y Maryland, entre otros.

 

El caso Schlage Lock Company contra Whyte es reflejo de ese rechazo a la doctrina.

La corte estatal negó la pretensión de Schlage de prohibirle a Whyte laborar con su competidor. Schlage apeló afirmando que ellos (Schlage) habían identificado información, la cual estaba en tenencia de Whyte y la misma constituía secretos comerciales.

 

El asunto se volcó al punto si Whyte estuvo involucrado en malversaciones reales o amenazas de las mismas. La corte anotó que el ordenamiento de California permite a la corte prohibir la “real o amenaza de malversación” de secretos comerciales. Mientras que Schlage presenta evidencia directa y circunstancial que sugiere que Whyte si tomó los secretos comerciales de Schlage o destruyó la evidencia, la corte debía aplicar el criterio de revisión estándar de interpretar los hechos favorables en el orden de denegación de la prohibición preliminar. Así la corte concluyó que la evidencia de Schlage falló en establecer que Whyte amenazara o realmente hubiera malversado (apropiado y usado indebidamente) los secretos comerciales de Schlage.     

 

El punto crucial es que la corte sentenció que la doctrina de la revelación inevitable no era aplicable a Schlage como alternativa para probar la real malversación o amenaza de malversación.

 

La corte de apelaciones de California argumentó que el derecho al trabajo supera la protección de secretos comerciales, aun en el evento en que el antiguo trabajador haya obrado de mala fe.

 

La corte anota que la doctrina impondría un pacto de no competencia de facto. La falta de negociación hace del pacto de facto peor, que si hubiera prohibido la revelación de los secretos la ley de California.

A pesar de que Whyte actuó de mala fe, se rechazó totalmente la doctrina y así se equilibró correctamente los intereses públicos de movilidad laboral y protección a secretos comerciales.  

Finalmente la corte dice que no es necesario prohibir que Whyte trabaje para Kwikset, porque una prohibición para que Whyte negocie con Home Depot protegerá adecuadamente los secretos industriales y comerciales de Schlage.

 

Así las cosas, la corte exige que el demandante demuestre que

  1. El antiguo trabajador obtuvo secretos comerciales o industriales,
  2. El antiguo empleador y el nuevo empleador son competidores directos,
  3. El antiguo trabajador no puede realizar sus nuevos deberes sin usar los secretos industriales o comerciales (buena fe) o el antiguo trabajador pretende usar los secretos industriales o comerciales en su nuevo trabajo (mala fe).

 

Los estatutos de Arizona, sección 44-402 estipula los factores para ordenar la prohibición a un antiguo trabajador de laborar para un competidor directo:

  1. La probabilidad de la revelación del secreto,
  2. Si el trabajador actuó de mala fe, en todo caso.
  3. Si una prohibición perjudicaría el interés público,
  4. El equilibrio de penalidades (hardships) entre las partes,
  5. Si las partes pudieron hacer un acuerdo de no competencia.

 

Frente al punto c) si una prohibición perjudicaría el interés público, se puede citar el caso Medical Specialists contra Farber. En el cual la corte dice que la salud y el bienestar del público son más importantes que la protección a la competencia. Por eso la corte no debe obstaculizar a médicos, abogados y profesiones liberales de cambiar sus cargos. 

Shaw, S. (2002, 1 de octubre). California rejects inevitable disclosure doctrine. Management Alert. Recuperado el 20 de septiembre de 2009, desde  http://www.seyfarth.com/dir_docs/publications/AttorneyPubs/Kappes02.pdf

Gonzalez, E.M. (2009).The inevitable disclosure doctrine: a common-sense application that considers the right of trade secrets holders and employees. Recuperado el 15 de junio de 2009, desde http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1364726

 

Kaplan, E.M. Hanlon, M.M. (2009). The doctrine of inevitable disclosure. Recuperado el 11 de noviembre de 2009, desde http://fdcc.digitalbay.net/documents/Kaplan-Sp04.htm

Claro está que la decisión de la corte en el caso EarthWeb Inc. contra Schlack, es de negar la solicitud preliminar de prohibir que Schlack trabaje con IDG. El caso es el siguiente:

EarthWeb, el cual fue fundado en 1994, provee productos y servicios en línea a profesionales de los negocios de la industria de la información tecnológica. Profesionales IT son individuos que manejan y dirigen sistemas de computadores y desarrollan software y ejecutan tareas relacionadas con compañías que los emplean. EarthWeb opera a través de una familia de websites ofreciendo a profesionales IT información, productos y servicios que usan para facilitar las tareas y solucionar problemas tecnológicos en los negocios. Schlack inició su trabajo con EarthWeb en 1998, y era responsable del contenido de todas las páginas web de EarthWeb. En 1999 Schlack entregó su carta de renuncia al vicepresidente senior William F. Gollan. Al ser interrogado por Gollan, Schlack reveló que había aceptado un cargo con ITWorld.com, una subsidiaria de IDG. EarthWeb asegura que Schlack tuvo acceso a secretos comerciales y a información propiedad de ellos (EarthWeb). Schlack firmó con EarthWeb acuerdo de no revelación, ni uso de los secretos comerciales o información confidencial. Además firmó un acuerdo de no competencia.

Consideraciones de la Corte:

  1. Prohibición preliminar.

Una prohibición es un remedio extraordinario y drástico, el cual no puede ser habitualmente concedido.

Los requisitos: (1) Daño irreparable o perjuicio (injury), (2) cualquiera de los 2: a. probabilidad de éxito de los méritos, o b. cuestiones lo suficientemente serias sobre si los méritos acerca de que éstas hacen de ellos una justa base del litigio y un (3) un equilibrio de penalidades apuntando a favor del pretensor.    La demostración del daño irreparable es el prerrequisito más importante  para que la corte otorgue una caución preliminar (prohibición). La mera posibilidad de daño no es suficiente:

El daño debe ser inminente y el pretensor debe demostrar su probabilidad de sufrir daño irreparable. Si el daño irreparable es remoto, especulativo o mera posibilidad, la pretensión se debe negar.

  1. Revelación inevitable de secretos comerciales.

Daño irreparable: En este circuito, el daño irreparable se puede presumir si el secreto comercial fue malversado (apropiado indebidamente). Un secreto comercial, una vez perdido, está perdido para siempre, su pérdida no puede ser medida en dinero. Es también posible establecer daño irreparable basado en la revelación inevitable de secretos, particularmente cuando el pretensor compite directamente con un potencial empresario y  un empleado transitorio que posee conocimientos técnicos y confidenciales sobre los procesos de fabricación, estrategias de comercialización, o similares.

De manera limitada, Earthweb ha mostrado que Schlack tuvo conocimiento de información que puede ser objeto de protección como secreto comercial, Pero EarthWeb no ha establecido un riesgo inminente e inevitable de revelación, para conceder prohibición preliminar. Así las cosas, a pesar de que ambas compañías tengan como blanco el mercado IT, son diferentes. ITworld ha indicado que el cargo de Schlack no tiene que ver con las licencias, con los precios de las suscripciones o adquisiciones.

La decisión: Basada en estos hechos, encuentra la corte que no hay riesgo inminente que Schlack revele o use los secretos comerciales de EarthWeb en relación con su empleo en ITworld.com. A consecuencia de lo anterior, EarthWeb falló en demostrar la probabilidad del perjuicio irreparable, lo que le hubiera dado el derecho a hacerlo cumplir judicialmente el pacto restrictivo. Aunque el pacto fuera aplicable en sus términos y de otra manera razonable en duración. La corte encuentra que hacer cumplir la cláusula del pacto restrictivo funcionaría como una grave penalidad para Schlack. Cuando se mide el ambiente de la industria IT, un año fuera de la fuerza laboral es una eternidad. Claramente el equilibrio apunta a favor del demandado.

Marietta Corp. v. Fairhurst, Sentencia de la Suprema Corte del Estado de New York, división de apelaciones, tercer departamento judicial. 20 de noviembre de 2002. 92371. Recuperada el día  el 21 de agosto de 2009, desde http://www.briefworks.com/decision.pdf

 

Altieri, P.L., Clark, D.J.  (2009) 'Papermaster' Could Further Expand Use of Inevitable Disclosure Doctrine. The New York Law Journal. Recuperado el 21 de agosto de 2009, desde http://www.ebglaw.com/showarticle.aspx?Show=9550

El caso IBM contra Papermaster:

Papermaster trabajó 26 años en IBM en el diseño y desarrollo de varios productos. Trabajó desde 1991 hasta el 2006 en el desarrollo de tecnología de microprocesadores, incluyendo la arquitectura “Power” de IBM, la cual es una de las arquitecturas útiles para diseñar, desarrollar y fabricar microprocesadores para grandes y pequeños dispositivos.

En 2006 Papermaster fue seleccionado como miembro del equipo de integración y valoración de IBM, un grupo élite de cerca de 300 ejecutivos de primera que desarrollan la estrategia corporativa de IBM. Al ser promovido a este equipo el señor Papermaster firmó un acuerdo de no competencia con IBM, en el que se prohíbe, entre otras cosas, que él (Papermaster) pueda, por un año luego de la terminación de su trabajo, directa o indirectamente dentro del área restringida, comprometerse o asociarse con (a) alguna empresa de negocios o (b) algún competidor significativo o gran competidor de la compañía (IBM).

En abril de 2008 Apple adquirió a P.A. Semi, un microchip diseñado por una compañía en California, con la cual IBM compite en el campo de los microprocesadores. Apple contempló el uso del microprocesador P.A. Semi en lugar de los de IBM. El ejecutivo de Apple, Steven Jobs comentó que P.A. Semi serían usados para fabricar chips para los iPhones y iPods de Apple, productos cruciales en la línea de Apple.

Apple entrevistó a Papermaster y le ofreció la posición de vicepresidente mayor (senior) de ingeniería de dispositivos de hardware. En octubre de 2008 Papermaster firmó un acuerdo laboral con Apple, y también ejecutó el acuerdo de propiedad intelectual de Apple, el cual reconoció su acuerdo (previo con IBM) de no usar o revelar a Apple ninguna información confidencial, propiedad o secreto de su antiguo empleador, IBM.

El 24 de octubre de 2008 fue el último día de trabajo para Papermaster en IBM, luego, ese mismo año, el 3 de noviembre comenzó a trabajar para Apple. IBM solicitó a la corte un mandato judicial de prohibición preliminar y en la decisión del 21 de noviembre de 2008 la corte de distrito prohibió a Papermaster a trabajar para Apple hasta próximo pronunciamiento de la corte.

El caso involucra a Schlage Lock Company y Kwikset Corporation. El litigio se presenta cuando J. Douglas Whyte se fue de Schlage para trabajar en Kwikset. Ambas compañías fabrican y venden cerrojos y productos relacionados, y competían intensamente por espacio en los anaqueles de almacenes minoristas como Home Depot. Whyte era vicepresidente de ventas en Schlage y era el responsable de las ventas a Home Depot y a otros grandes minoristas. Whyte firmó un acuerdo de confidencialidad para proteger la información propiedad de Schlage y acordó no revelar la información confidencial para su uso personal o uso que no fuera de la compañía. Él no firmó un acuerdo de no competencia.

En febrero de 2000, Whyte en nombre de Schlage participó en una revisión de la línea con Home Depot. Durante estas revisiones, Home Depot mira la línea de  sus proveedores, el etiquetado y el mercadeo de la concesión, y la habilidad de llevar (transportar) el producto. Luego usa la información para determinar cuál producto venderá. Como resultado de la revisión a la línea y de las recomendaciones de Schlage, Home Depot decidió retirar una de las marcas de cerrojos de Kwikset y de expandir la presencia de Schlage en sus tiendas. Impresionados con las habilidades de Whyte para vender, Kwikset le ofreció trabajo (a Whyte). Éste aceptó un cargo de vicepresidente de ventas de las cuentas nacionales en junio 3 de 2000, con deberes laborales sustancialmente similares a los que tenía en Schlage.

La partida de Whyte de Schlage no fue amigable: Schlage confrontó a Whyte con el acuerdo de confidencialidad, hurto de información relativa a secretos comerciales (incluyendo una copia en un disco de computador del acuerdo de la revisión de línea con Home Depot) y lo confrontó además con el hecho de que mintió sobre devolver información de la compañía. Schlage también le reclamó a Whyte que hizo acotaciones desobligantes sobre comentarios del presidente de Schlage. Whyte negó haber tomado algún secreto comercial, y aseguró que el presidente de Schlage había jurado destruir su carrera, y sostuvo que mantenía (no violaba) el acuerdo de confidencialidad. 

Shaw, S. (2002, 1 de octubre). California rejects inevitable disclosure doctrine. Management Alert. Recuperado el 20 de septiembre de 2009, desde http://www.seyfarth.com/dir_docs/publications/AttorneyPubs/Kappes02.pdf

Gonzalez, E.M. (2009).The inevitable disclosure doctrine: a common-sense application that considers the right of trade secrets holders and employees. Recuperado el 15 de junio de 2009, desde http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1364726

 

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